Marchi

I marchi costituiscono oggi importanti asset d'impresa. E' quindi importante proteggerli con una registrazione merceologicamente e territorialmente corretta, adeguata alle prospettive attuali e future dell'azienda.

Biesse S.r.l. deposita, registra, sorveglia e difende i marchi dei propri clienti in tutto il mondo, contro illecite contraffazioni, pratiche di concorrenza sleale e agganciamento commerciale. Ma cosa si intende esattamente per marchio?

1.1 Marchi e segni distintivi

In generale, il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente - costituito in particolare da parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche olfattive - atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. In Italia il marchio è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Il marchio è oggi anche un importante mezzo per identificare specifiche qualità, origini e caratteristiche dei prodotti ad esso riconducibili. Pertanto il marchio possiede, oggi più che mai ed in particolare per i marchi italiani, anche una funzione attrattiva, funzione che risulta evidente nei cosiddetti marchi celebri.

Il marchio è protetto anche in assenza di registrazione (c.d. marchio di fatto). In questa circostanza la tutela è tuttavia più limitata; per essere protetto il marchio di fatto deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno distintivo (e non come semplice ornamento) e garantire un ricordo presso i consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione, appunto, di segno distintivo presso il pubblico). E' dunque sempre consigliabile procedere con la registrazione del proprio marchio.

Talvolta il marchio coincide con la denominazione societaria, la ditta o l'insegna (come ad esempio il marchio FIAT), talvolta è relativo a specifici prodotti o servizi (come ad esempio il marchio PUNTO). Pertanto, anche se ditta, denominazione ed insegna sono protette dalle relative normative codicistiche, è sempre consigliabile procedere alla loro registrazione come marchio d'impresa in quanto la tutela accordata è molto più incisiva ed ampia da un punto di vista territoriale.

Trattandosi di segni atti ad identificare prodotti e/o servizi sul mercato, i marchi si registrano in specifiche classi merceologiche, identificate a livello internazionale (abbigliamento, automobili, ristorazione, ecc.), ragion per cui è possibile che marchi similari vengano registrati e concessi per prodotti o servizi differenti in classi differenti.

Poiché l'articolo 20 CPI stabilisce che i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del predetto marchio, in relazione ai prodotti per i quali esso è stato richiesto o registrato è evidente l'importanza di procedere ad una corretta classificazione e registrazione nei paesi di interesse. Sarà cura dei professionisti di Biesse S.r.l. aiutarvi ad individuare correttamente le classi e le modalità di registrazione.

1.2 Requisiti per registrare un marchio (marchio registrato)

Per essere validamente registrato – e usato – un marchio deve essere dotato di novità, capacità distintiva e liceità.

1.2.1 Novità

La novità del marchio è regolata dall'articolo 12 CPI, che specifica che non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:

  1. consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (volgarizzazione o standardizzazione del marchio);
  2. siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  3. siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità – ad esempio, l'uso della parola "Lunarossa" come denominazione di una singola pizzeria non toglie novità ad un successivo marchio depositato da una ditta che produce abbigliamento). Chiaramente l'uso precedente del segno da parte dello stesso richiedente non è di ostacolo alla registrazione;
  4. siano identici ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici;
  5. siano identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  6. siano identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
  7. siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera f);
  8. nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

Il marchio deve distinguersi anche dai marchi anteriori. Le differenze rispetto ai marchi anteriori rendono il marchio nuovo, ma se tali differenze sono minime e il marchio risulta comunque confondibile con i marchi anteriori, la sua capacità distintiva viene a mancare; in questa circostanza il marchio non è valido.

È, quindi opportuno e consigliato svolgere una ricerca d'anteriorità prima di procedere con l'uso e/o il deposito di una domanda di registrazione di marchio. La ricerca può evidenziare l'esistenza o meno di marchi o ditte anteriori uguali o similari, che potrebbero essere di ostacolo all'uso o alla registrazione del segno.

Ad esempio la banca dati dei marchi italiani, utile per svolgere la ricerca di uno specifico marchio o di marchi in generale, è raggiungibile a questo link: UIBM - Ricerca Marchi.

1.2.2 Capacità distintiva

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il marchio, infatti, deve poter distinguere il prodotto da tutti gli altri prodotti dello stesso genere presenti sul mercato e la sua registrazione non deve tradursi in un ingiustificato monopolio di diciture di suo comune.

In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli. Vediamo alcuni esempi. Il marchio "Pippo", che identifica una scopa ma non ha alcuna attinenza con il prodotto, ha una forte capacità distintiva, così come il marchio Puma per le scarpe, il marchio Panda per l'automobile; trattasi di marchi forti. Viceversa il marchio "Lemonsoda" che indica la relativa bibita a base di limone e soda o il marchio "agenti immobiliari riuniti" per servizi di intermediazione immobiliare hanno una minima capacità distintiva e, se anche registrati, risulteranno deboli e difficili da difendere in caso di contraffazioni.

Possono comunque costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

1.2.3 Liceità

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (il lettore certamente ricorderà che i famosi Galletti "Amburghesi" Vallespluga non provenivano da Amburgo e il nome commerciale fu cambiato in Galletto Vallespluga); c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. È, quindi, vietata l'utilizzazione di bandiere e stemmi di Stati o segni confondibili con altri protetti da convenzioni internazionali (ad esempio l'emblema della croce rossa o il simbolo olimpico) e di segni il cui uso costituisce violazione di un altrui diritto.

In molti settori merceologici la scelta del marchio è spesso condizionata dalla necessità per il titolare di descrivere in qualche modo i propri prodotti o servizi offerti o la località di provenienza. Questa è una delle ragioni per cui è consigliabile affidarsi ad un mandatario marchi nella scelta del marchio da depositare. Il mandatario potrà svolgere una ricerca d'anteriorità e dopo aver confrontato il marchio di interesse con i marchi anteriori depositati da terzi, potrà consigliare l'imprenditore circa le scelte più opportune rispetto alla novità e alla capacità distintiva del marchio.

1.3. Diritti e doveri del titolare

Al titolare di un marchio registrato sono riconosciuti diritti e doveri.

1.3.1. Diritto di esclusiva

Ora, poiché il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare (ovvero apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità) nell'attività economica:

  1. un segno identico al marchio da lui depositato per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
  2. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  3. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Da notare che dal mese di luglio 2011 anche in Italia è possibile agire in via amministrativa per impedire ad un terzo di registrare un marchio identico o similare ad un proprio marchio o altro diritto precedente. La procedura amministrativa – definita opposizione - si svolge avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e comporta – in caso di esito positivo - il rifiuto della registrazione del marchio contro cui è stata proposta. E' evidente, quindi, l'importanza di porre sotto sorveglianza i propri marchi registrati, al fine di monitorare e fermare sul nascere fenomeni di contraffazione o confusione sul mercato.

Biesse S.r.l. è in grado di offrire pacchetti di sorveglianze a misura delle esigenze del cliente.

1.3.2 Durata e rinnovo

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. Il marchio può essere rinnovato - entro la data di scadenza - per periodi di dieci anni, ovvero la sua durata può essere prolungata senza termine nel tempo. In alcuni Stati è fatto obbligo di provare l'uso del marchio nel tempo (ad esempio negli USA). Per questo ed altri motivi è importante affidare ad uno studio di consulenza in proprietà industriale la gestione dello scadenziario del proprio marchio, al fine di evitare spiacevoli dimenticanze.

1.3.3 Decadenza e uso

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Non è prevista la decadenza del marchio per non uso qualora il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili in vigore, di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi. La decadenza non opera automaticamente, è necessario richiedere e ottenere una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria italiana (Tribunale).

La decadenza del marchio può sussistere anche per sopraggiunta:

  • volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica o standard del prodotto o servizio, oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva; un esempio di marchio volgarizzato è il marchio "Velcro", acronimo che deve la sua origine alle iniziali di VELours (velluto) e CROchet (gancio), depositato nel 1959, oggi divenuto sinonimo comune delle chiusure tessili di tipo "hook and loop". Altri esempi di marchi che potrebbero essere considerati volgarizzati sono: Biro, Thermos, Nylon, Cellophane, POST-IT, Scotch, Brugola, Jeep, Rimmel. Come descritto sopra, il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.
  • illiceità, cioè se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, oppure se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o ancora per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Se i motivi di decadenza di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, la decadenza opererà solo in relazione a tali prodotti o servizi.

1.4 Diritto alla Registrazione del marchio

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

1.4.1 Ritratti di persone, nomi e segni notori

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. Chiaramente questa disposizione serve ad evitare l'uso non autorizzato dell'immagine di terze persone, magari famose, per la promozione dei propri prodotti. I testimonial delle campagne pubblicitarie sono chiaramente vincolati da contratto e retribuiti per prestare il proprio viso.

ritratti o nomi di persone famose usati come marchio

I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dell'avente diritto. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

1.4.2 Stemmi

stemmi usati come marchioGli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Qualora si tratti di un marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso. Se l'amministrazione interessata, o competente, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

A titolo di esempio, gli stemmi sono largamente utilizzati in ambito sportivo dalle società calcistiche.

1.5 Tipologia di marchi

1.5.1 Marchio nominativo

E' costituito da combinazioni alfanumeriche ed è protetto per il suo "contenuto", indipendente dalla grafica utilizzata (solitamente font Arial o Times New Roman). Il marchio nominativo può quindi essere utilizzato in qualsiasi dimensione, colore e carattere di stampa, pur mantenendo la propria forza.

1.5.2 Marchio figurativo

Trattasi di combinazioni alfanumeriche realizzate con grafie particolari, di disegni o loghi, oppure di combinazioni di loghi e diciture. La protezione è quindi conferita sia al contenuto denominativo, sia e alla grafica utilizzata (esattamente a quella). Un cambio di logo comporta necessariamente il deposito di un nuovo marchio.

1.5.3 Marchi di forma

esempio marchio tridimensionale, marchio di forma, marchio 3DUn marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o della sua confezione. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Ad esempio, un pneumatico deve necessariamente svilupparsi circonferenzialmente, dato che è destinato a rotolare sulla strada, e pertanto non è possibile ottenere un marchio sulla circolarità del pneumatico. Al contrario, la famosa bottiglia della Coca-Cola, mostrata nella figura, è tutelata da un corrispondente marchio di forma.

 

 

1.5.4 Marchio collettivo

Si tratta di una tipologia di marchio finalizzata a garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi. Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare da parte dei consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici.

L'articolo 11 CPI, che regola questa disciplina, chiarisce che "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti".

esempio marchio collettivo

esempio marchio collettivo

Esempi di marchi collettivi sono il marchio "Parmigiano Reggiano", che fa capo al relativo Consorzio, e il marchio "Vero Cuoio Italiano", che fa capo all'Unione Nazionale Industria Conciaria UNIC.

 

Insieme alla domanda di registrazione del marchio collettivo devono essere allegati i regolamenti concernenti l'uso del marchio, i controlli da parte del soggetto preposto e le relative sanzioni; le modifiche ai regolamenti devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

 

Non bisogna confondere la tutela derivante dall'indicazione geografica tipica con quella derivante dal marchio collettivo. Al riguardo, in deroga all'articolo 13, comma 1 CPI, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

1.5.5 Altre tipologie di marchio

I marchi possono essere registrati a colori o in bianco e nero. Esistono poi i marchi costituti da sole tonalità o combinazioni cromatiche (colore pastiglie detersivo Dixan), da suoni (rombo Harley Davidson, gong della BMW) o da profumi purché riproducibili graficamente.

1.6 Tipologie di registrazione (come registrare un marchio)

1.6.1 Marchio nazionale

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio in cui è richiesto. In Italia i marchi vengono registrati presso l'UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi. La procedura di registrazione non prevede alcun esame; il marchio è protetto per 10 anni dalla data di deposito della domanda.

1.6.2 Marchio Comunitario

Con un'unica domanda di registrazione si può ottenere tutela giuridica del proprio marchio per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), ad Alicante (Spagna). Il marchio Comunitario è un marchio che ha portata sovra-nazionale, ossia è valido per tutti i paesi UE.

1.6.3 Marchio Internazionale

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale.

La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda nella sede dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra, nella quale si indicherà il marchio, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, e nazioni in cui si vuole tutelare il marchio; l'ufficio girerà queste domande ai singoli uffici nazionali e, salvo opposizioni, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati (salvo, appunto, in quelli in cui sorgano procedure di opposizione).

Se con il marchio comunitario (sovranazionale) grazie ad unica procedura acquista la titolarità di un singolo marchio registrato valido per tutti i Paesi dell'Unione Europea, con questa procedura singola il titolare ottiene con un fascio di marchi nazionali registrati, ognuno valido per il Paese indicato nella relativa domanda.

Biesse S.r.l. potrà consigliarvi la migliore strategia di protezione del Vostro marchio a seconda dei paesi di effettivo interesse.

1.6.4 Schema semplificato di una tipica procedura di registrazione di un marchio (come registrare un marchio)

Normalmente la procedura standard di registrazione di un marchio si articola attraverso quattro fasi come da schema allegato: deposito domanda, esame (quasi sempre solo formale, a volte anche di anteriorità), eventuale pubblicazione e registrazione. In caso di rifiuto (provvisorio o parziale) o di contestazione da parte di terzi si possono aprire eventuali fasi c.d. di replica, ricorso o opposizione.

come registrare un marchio

A seconda della giurisdizione e/o della procedura di deposito, ad ogni fase può corrispondere uno specifico costo.

Nella maggior parte dei paesi (Italia e marchio comunitario in particolare) le registrazioni dei marchi sono concesse senza esame preventivo di anteriorità; sono pertanto sempre soggette al rischio di eventuali opposizioni e/o azioni di nullità da parte di terzi, in quanto l’esistenza di marchi, design, copyright, ditte e/o denominazioni societarie antecedenti identici o similari, usati o depositati per prodotti identici o similari, possono invalidare la registrazione e/o l’uso di un marchio successivo. Si evidenzia, inoltre, che qualsiasi paese estero può rifiutare la registrazione di un marchio, anche se già accettato in Italia o in altri paesi.

Nei paesi in cui viene effettuato d’ufficio un esame di novità, inoltre, l’esistenza di marchi anteriori identici o similari può portare al rigetto della domanda di registrazione o alla sua limitazione.

Pertanto, prima di procedere con il deposito della domanda di registrazione, si consiglia di effettuare una ricerca di anteriorità tra i marchi antecedenti valevoli nei paesi di interesse.

La registrazione di un marchio, inoltre, può essere rifiutata qualora il marchio sia ritenuto privo di capacità distintiva ovvero consista esclusivamente in diciture o loghi divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, oppure sia costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (tipologia, destinazione, qualità, ecc.). In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli. I marchi deboli sono più difficili da registrare e da proteggere.

Taluni paesi, come USA, Filippine e Canada richiedono periodicamente la c.d. prova d’uso del marchio, consistente in una dichiarazione d’uso corredata da alcuni esemplari del marchio così come usato. Il mancato deposito della dichiarazione d’uso (per il quale sono ammesse proroghe) comporta la cancellazione della registrazione.

1.7.4 Simbolo marchio registrato - TM e ®

In Italia non esistono leggi che impongono l'uso di particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. Negli Stati Uniti invece si è largamente diffuso l'uso dei seguenti simboli.

 simbolo marchio registrato    simbolo marchio

Il primo simbolo ®, utilizzato di fianco ad un segno distintivo serve ad indicare che il marchio è stato registrato (registered trademark symbol); si tratta di un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (poiché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro).

Il secondo simbolo TM serve ad indicare che si intende utilizzare come marchio il segno distintivo al quale il simbolo si accompagna, oppure che una domanda di registrazione del marchio è pendente all'ufficio marchi e brevetti. 

Dagli Stati Uniti questi simboli si sono ampiamente diffusi in tutto il mondo.

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