Il codice della Proprietà Industriale stabilisce che il titolare di un domanda di brevetto o modello o di una domanda di registrazione per marchio può agire giudizialmente contro le eventuali contraffazioni, ovvero contro la produzione, commercializzazione, importazione o esportazione di

i) prodotti incorporanti un dispositivo identico o equivalente a quello di cui al proprio brevetto,

ii) prodotti di aspetto identico o molto simile a quello di cui alla registrazione come modello e

iii) prodotti e/o servizi e/o attività recanti marchi, loghi o nomi identici o confondibili rispetto al proprio marchio, purché utilizzati nel medesimo settore.

Simmetricamente, chi si ritiene ostacolato nella sua attività, potenzialmente o di fatto (magari a seguito di una diffida o di una citazione in giudizio per contraffazione), può chiedere che il Giudice accerti l'inesistenza della contraffazione e/o chiedere la nullità di brevetti, modelli o marchi altrui. Solitamente a fronte di una citazione in giudizio o di un ricorso cautelare il presunto contraffattore si costituisce negando la contraffazione e chiedendo in via riconvenzionale la nullità del titolo azionato.

Di norma, quando si discute di validità e contraffazione di brevetti e modelli il Giudice nomina una Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), solitamente un mandatario brevettuale, cui demanda le indagini tecniche del caso, che vengono redatte per iscritto in una perizia denominata CTU. Dall'esito della CTU spesso dipende l'esito della vertenza.

Con la domanda di accertamento della contraffazione si può richiedere la cessazione immediata dell'illecito, la condanna al risarcimento dei danni subiti, parametrati principalmente sull'utile del contraffattore, il rimborso delle spese di lite, la definizione di una penale a valere per eventuali contraffazioni future, il sequestro e/o la distruzione dei prodotti in contraffazione, l'ordine di ritiro dal commercio, la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste di settore.

A seconda del caso e della specifica situazione, la domanda può essere proposta in via ordinaria, con notifica di un atto di citazione, oppure in via urgente a cautelare, con deposito di un ricorso. In via cautelare è possibile chiedere un provvedimento di "descrizione" di oggetti, macchinari, procedimenti e scritture contabili, ovvero un provvedimento che consente di raccogliere prove tecniche e contabili in vista della successiva causa di merito.

Le cause di contraffazione, così come quelle di nullità si propongono avanti le Sezioni Specializzate in Diritto Industriale istituite presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che l'avvio di una causa o la costituzione in giudizio debbono essere precedute da approfondite valutazioni tecniche e considerazioni giuridiche, al fine di identificare la migliore strategia da adottare. Biesse S.r.l. è in grado di fornire assistenza tecnica e legale nelle vertenze aventi ad oggetto brevetti, modelli e marchi e in relazione alle tematiche connesse (imitazione servile, violazione di segreti, ecc.).