Brevetti e modelli d'utilità

Biesse deposita per i propri clienti domande di brevetto in Italia, in Europa e in tutto il Mondo, e ne segue direttamente la prosecuzione fino alla concessione da parte degli uffici brevetti competenti. La consulenza offerta comprende anche la difesa dei brevetti presso le competenti sedi giudiziarie.

 

1. Il brevetto

Il brevetto conferisce al relativo titolare, o ai titolari, il diritto di attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato che lo ha rilasciato.

In particolare in Italia il brevetto conferisce al titolare i diritti esclusivi:

  1. se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere o proporre in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  2. se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere o proporre in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Il brevetto non è un certificato di qualità, e tantomeno non è un'autorizzazione all'immissione in commercio. Inoltre l'ottenimento del brevetto non garantisce il successo commerciale dell'invenzione.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. La concessione del brevetto è pertanto subordinata al superamento di un esame da parte dell'ufficio brevetti relativamente a tali requisiti oltre agli ulteriori requisiti di liceità, chiarezza e sufficienza di descrizione. Pertanto il deposito della domanda di brevetto non garantisce la concessione della stessa: l'ufficio brevetti può rifiutare la domanda per mancanza di uno o più requisiti, indipendentemente dalle energie spese dal professionista.

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio italiano o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Pertanto alla data di deposito della domanda di brevetto l'invenzione deve essere segreta. La presentazione dell'invenzione al pubblico, ad esempio in fiera, su internet, su una rivista o una brochure, ecc., renderebbe non nuova una successiva domanda di brevetto depositata per la stessa invenzione, anche se il deposito è effettuato dallo stesso inventore.

E' quindi indispensabile mantenere segreta l'invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto.

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è una banale combinazione di caratteristiche singolarmente note. Ad esempio, se l'invenzione si basa sulla combinazione delle caratteristiche A+B, tale combinazione mancherebbe di altezza inventiva rispetto a due documenti d'arte nota che descrivono uno la caratteristica A e l'altro la caratteristica B, soprattutto se tale combinazione risulta ovvia per il tecnico del settore.

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Il diritto di esclusiva conferito al titolare del brevetto si configura come un'eccezione rispetto ad un regime economico di concorrenza e libero mercato, qual è quello in cui viviamo.

Il legislatore concede un diritto di esclusiva "a tempo determinato" (massimo 20 anni) in cambio dell'informazione tecnica, cioè in cambio di una descrizione chiara e approfondita dell'invenzione; alla scadenza del brevetto le informazioni in esso contenute devono essere sufficienti a far si che l'invenzione possa essere riprodotta anche da terzi e trovare un'ampia diffusione, a vantaggio della comunità. Volendo riferirsi ad esempi pratici, si pensi ai farmaci generici, che comprendono principi attivi per i quali il relativo brevetto è scaduto. Il produttore di un farmaco generico deve poter essere in grado di riprodurre il principio attivo sulla base della descrizione fornita nel brevetto scaduto e senza dover ricorrere a nuova ricerca o sperimentazione.

Il requisito della liceità, in qualche modo legato all'etica, viene preso in considerazione per lo più per le invenzioni del settore biotecnologico, quasi mai per le invenzioni meccaniche. Probabilmente in Italia una domanda di brevetto su una sedia elettrica sarebbe respinta, così come un'invenzione finalizzata alla selezione genetica degli embrioni umani.

Non sono considerate come invenzioni, nel senso che non sono brevettabili in quanto tali:

  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed il software;
  3. le presentazioni di informazioni.

Inoltre non possono costituire oggetto di brevetto:

  1. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
  2. le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

I brevetti sono pubblicati; chiunque può richiederne una copia all'ufficio brevetti che lo ha rilasciato. Un brevetto può far capo ad uno o più titolari, persone fisiche e/o persone giuridiche. In un brevetto devono essere designati uno o più inventori, sempre persone fisiche.

Ricordatevi sempre di avvisare il Vostro mandatario di ogni variazione dei dati anagrafici, ad esempio cambi di indirizzo, in quanto vanno annotati con un'apposita procedura avanti l'ufficio italiano brevetti e marchi UIBM. Analogamente è sempre consigliabile annotare eventuali licenze concesse a terzi, e trascrivere eventuali cessioni.

La durata massima di un brevetto è pari a 20 anni dalla data di deposito della relativa domanda, fatto salvo il pagamento delle tasse di mantenimento in vita dovute annualmente.

I diritti patrimoniali nascenti dalla brevettazione spettano al titolare; gli inventori hanno il diritto morale ad essere riconosciuti come autori dell'invenzione. Agli inventori può dover essere riconosciuto un equo premio dal titolare del brevetto.

In alcune circostanze la domanda di brevetto o il brevetto possono essere inclusi nel bilancio come assett immateriali dell'azienda e possono concorrere all'ottenimento di crediti bancari.

Le domande di brevetto e i brevetti possono essere dati in licenza, esclusiva o non esclusiva, in tutto o in parte, oppure possono essere ceduti, in tutto o in parte.

Fintantoché la domanda di brevetto non è stata concessa, sul corrispondente prodotto può essere scritto "domanda di brevetto depositata" (in inglese: patent pending); la dicitura "brevettato" (patented) è utilizzabile solo dopo che effettivamente il brevetto è stato concesso dall'ufficio brevetti. Chi non osserva questa norma commette un illecito sanzionabile (anche severamente all'estero).

I cittadini e le aziende italiani, e i residenti nel territorio dello stato, non sono obbligati a farsi rappresentare da un mandatario in brevetti avanti l'ufficio italiano brevetti e marchi. Ciononostante, a causa della complessità delle procedure di brevettazione e della scarsa - se non nulla - possibilità di correggere eventuali errori commessi in fase di stesura della domanda di brevetto, è certamente consigliabile richiedere la consulenza di un mandatario iscritto all'albo dei consulenti in brevetti.

 

1.1 Come si scrive un brevetto

Un brevetto deve contenere una descrizione e un set di rivendicazioni, e può contenere tavole di disegni, listati di sequenze nucleotidiche, ecc.. Per avere un'idea precisa della struttura di un brevetto Vi suggeriamo di effettuare una ricerca dei brevetti e delle domande di brevetto relative al Vostro settore di interesse. Esistono diversi database internazionali per le ricerche brevettuali (cfr. paragrafo 2 qui sotto), ad esempio:

- banca dati dell'ufficio europeo dei brevetti: ESPACENET;

- banca dati brevetti italiani: UIBM;

- banca dati brevetti statunitensi: USPTO;

- banca dati brevetti giapponesi: JPO;

- banca dati brevetti tedeschi: DPMA.

1.1.1 Descrizione

La descrizione a sua volta comprende:

  • una prima sezione nella quale viene brevemente identificata e descritta la tecnica nota più vicina,
  • una seconda sezione nella quale si descrivono i principali inconvenienti delle soluzioni secondo la tecnica nota,
  • una terza sezione nella quale si identifica il problema tecnico che l'invenzione intende superare,
  • una quarta sezione nella quale si descrivono in termini generici le caratteristiche più importanti dell'invenzione,
  • una quinta sezione nella quale si descrive la forma realizzativa esemplificata nei disegni.

La descrizione deve contenere le informazioni necessarie e sufficienti affinché alla scadenza del brevetto l'invenzione possa essere riprodotta da un tecnico del settore senza compiere uno sforzo inventivo. In altre parole l'invenzione deve essere assolutamente chiara ad un esperto del relativo settore tecnico, o al team di esperti.

Vi è spesso l'esigenza di non includere nel brevetto quelle informazioni ritenute know-how aziendale da non divulgare (i brevetti sono pubblicati). Questa esigenza, comprensibile, si contrappone al requisito di legge che prevede la sufficienza di descrizione. I professionisti della Biesse, forti di una lunga esperienza, guidano i clienti verso l'ottenimento del giusto compromesso.

L'ambito di tutela attribuibile ad una domanda di brevetto o un brevetto concesso non è definito in prima analisi dalla descrizione.

 
1.1.2 Rivendicazioni

Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. In altre parole i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; in tutto il mondo le rivendicazioni vengono prese in considerazione per stabilire se esiste o meno la contraffazione. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni quando la relativa intelligibilità lo richiede.

Nel settore della meccanica le rivendicazioni possono essere, ad esempio, di apparato, di procedimento, d'uso.

La corretta stesura delle rivendicazioni è questione di esperienza. Eventuali errori sono difficilmente rimediabili nel corso dell'esame della domanda di brevetto e possono pregiudicare la concessione del brevetto o portare alla concessione di un brevetto debole o eccessivamente limitato, oppure possono offrire il fianco ad opposizioni alla concessione da parte di concorrenti. E' quindi assolutamente consigliabile affidarsi a un mandatario e confrontarsi con lui/lei circa il contenuto delle rivendicazioni della domanda di brevetto prima del relativo deposito.

 
1.1.3 Disegni da allegare ad una domanda di brevetto

I disegni brevettuali sono redatti su fogli di formato A4, con margine di almeno 2cm, in tratto semplice nero; i disegni normalmente non devono essere colorati o presentare rendering/riempimenti. Gli elementi mostrati devono essere identificati da un numero di riferimento che verrà richiamato nella descrizione e nelle rivendicazioni. I nostri clienti sono invitati ad inviarci i file CAD delle invenzioni da brevettare. I professionisti della Biesse provvedono a preparare le viste necessarie a partire da tali file. E' consigliabile preparare tutte le viste necessarie alla comprensione dell'invenzione (prospettive, sezioni, elevazioni, piante, ecc.), ad esempio una vista in tutte le configurazioni dell'invenzione oppure più viste di ciascuna configurazione.

Le figure seguenti sono esempi di disegni brevettuali depositati in una domanda di brevetto europeo di un nostro cliente, concessa, e relativi ad un'antenna.

Esempio disegno brevettualeEsempio disegni brevettuali 

 

Il seguente esempio si riferisce all'ombrello Ginkgo. A sinistra il prodotto reale, come è commercializzato, e a destra il corrispondente disegno conforme agli standard per il deposito di domande di brevetto.

Ombrello Ginkgo       disegno brevetto Ginkgo

 

1.2 Come ottenere un brevetto – procedure di brevettazione

Per il deposito di una nuova domanda di brevetto si hanno a disposizione essenzialmente tre opzioni:

  1. deposito di una domanda di brevetto nazionale;
  2. deposito di una domanda di brevetto europeo;
  3. deposito di una domanda di brevetto internazionale in accordo con il Trattato PCT in materia di Cooperazione sui Brevetti (Patent Cooperation Treaty).

La scelta della strategia più idonea dovrebbe tener conto, oltre che dei costi, anche dell'estensione territoriale del diritto che si intende acquisire, dei tempi offerti dalle singole procedure per stringere accordi commerciali o partnership tecniche, ecc..
Se il paese di interesse è solo l'Italia, oppure se si desidera ricevere un rapporto di ricerca e un parere preliminare di brevettabilità prima di decidere per la prosecuzione della domanda all'estero, si può procedere con il deposito di una domanda di brevetto italiana;
Se fin da subito la consapevolezza che i paesi di interesse sono almeno tre paesi europei oltre che l'Italia, è consigliabile effettuare un deposito di una domanda di brevetto europeo.
Se non si è sicuri circa i Paesi di interesse, che possono in prima istanza essere anche extraeuropei, è consigliabile effettuare il deposito di una domanda di brevetto internazionale PCT. Come spiegato sotto, tale procedura consente di rinviare al trentesimo mese dalla data di deposito, o di priorità, la decisione sugli stati nei quali si intende proseguire.

 

1.2.1 Brevetto in Italia

Una domanda di brevetto in Italia consente di proteggere un'invenzione in tutto il territorio nazionale. A partire dal quarto anno dalla data di deposito la domanda di brevetto è soggetta al pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita.

A partire dal 2008 la procedura ha subito profondi cambiamenti nell'ottica di armonizzare la prassi brevettuale italiana con quella dei Paesi nord europei che subordinano la concessione del brevetto al superamento di un esame di merito da parte dell'ufficio brevetti. In particolare sono stati introdotti la ricerca d'anteriorità e l'esame di merito delle domande di brevetto. In linea di massima la procedura di brevettazione in Italia si sviluppa secondo le seguenti fasi:

  • deposito;
  • dopo circa 9 mesi dal deposito viene emesso dall'ufficio brevetti competente un rapporto di ricerca, contenente l'elenco dei documenti ritenuti rilevanti per il successivo esame della domanda, e il parere preliminare di brevettabilità dell'esaminatore, non vincolante;
  • entro 12 mesi dal deposito è possibile estendere la domanda in uno o più paesi esteri rivendicando la priorità del deposito italiano;
  • a 18 mesi dal deposito la domanda di brevetto e il relativo rapporto di ricerca vengono pubblicati;
  • dopo 21 mesi dal deposito della domanda di brevetto inizia l'esame di merito da parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi UIBM, la cui durata è variabile a seconda dei casi;
  • superato l'esame la domanda viene concessa e il brevetto pubblicato.

La domanda di brevetto o il brevetto nazionali sono azionabili in Italia in qualunque momento della procedura nei confronti di un presunto contraffattore e possono essere allegati alla richiesta di intervento dell'autorità doganale.

I vantaggi offerti dalla procedura italiana sono diversi. Tra i principali vanno citati i bassissimi costi di deposito e l'ottenimento gratuito del rapporto di ricerca e del parere dell'esaminatore. I costi del rapporto di ricerca sono infatti sostenuti dallo stato italiano, cioè dai contribuenti, e non direttamente dal titolare della domanda di brevetto.

Scarica una breve guida sui brevetti italiani, con domande e risposte (FAQ) sui principali aspetti da conoscere.

In pratica la procedura italiana si sviluppa secondo il seguente schema: 

 

schema brevetto italiano

 
1.2.1.1 Brevetto per modello d'utilità

Oltre alla domanda di brevetto per invenzione industriale, in Italia è possibile depositare una domanda di brevetto per modello d'utilità. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 

Il modello d'utilità non può rivendicare un processo o un metodo. In altre parole metodi e processi di fabbricazione non possono per legge essere tutelati con modelli d'utilità (ma al più con un brevetto per invenzione industriale).

Il modello d'utilità deve quindi soddisfare il requisito della novità, esattamente come previsto per i brevetti per invenzione industriale. La valutazione dell'altezza inventiva è invece differente tra i due istituti. Per i modelli d'utilità è sufficiente che la soluzione tecnica rivendicata conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. In altre parole per il modello d'utilità è sufficiente un livello più basso di altezza inventiva rispetto a quanto previsto per i brevetti per invenzione industriale.

I modelli d'utilità in Italia sono concessi senza esame di merito da parte dell'ufficio brevetti UIBM. Ovvero, l'UIBM si limita solamente a eseguire un esame formale della domanda ma non effettua alcuna verifica circa la novità e l'altezza inventiva di quanto rivendicato nella domanda stessa.

La durata massima dei modelli d'utilità è pari a 10 anni dalla data di deposito. Al momento del deposito si pagano le tasse di mantenimento in vita per il primo quinquennio. Alla fine del quarto anno dal deposito è dovuta la tassa di mantenimento per il secondo quinquennio.

Scarica una breve guida sui modelli d'utilità, con domande e risposte (FAQ) sugli aspetti principali da conoscere.

In pratica la procedura italiana del modello d'utilità si sviluppa secondo il seguente schema: 

modello utilità Italia

1.2.2 Brevetto europeo

Al momento non esiste un brevetto comunitario. Alcuni Paesi dell'Unione Europea si sono recentemente accordati in tal senso e un nuovo sistema, definito del brevetto UNITARIO, potrebbe entrare in vigore a partire dal 1.1.2015. Per maggiori informazioni clicca QUI.

Attualmente è in vigore il sistema del brevetto europeo, che nasce dalla ratifica - da parte di molti stati europei - della Convenzione sul Brevetto Europeo, La domanda di brevetto europeo designa inizialmente 38 Stati contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo; si tratta dei 28 paesi dell'Unione Europea più i seguenti: Albania, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia, San Marino e Repubblica di Macedonia, Serbia. E' possibile pagare una sovrattassa per includere nella designazione anche la Bosnia Erzegovina e il Montenegro.

La procedura in generale prevede una ricerca d'anteriorità, un esame di validità, e - se il brevetto viene concesso - una fase di convalida in alcuni o tutti gli Stati inizialmente designati. Nella fase di convalida il brevetto europeo verrà nazionalizzato solo nei Paesi effettivamente scelti dal titolare tra i 38 iniziali.

Ciò che differenzia il brevetto europeo dal tanto atteso brevetto comunitario è la necessità delle convalide nazionali al termine della procedura. Le convalide presuppongono il più delle volte la traduzione nella lingua dello stato di convalida, e presuppongono sempre l'elezione di un domicilio elettivo in ciascuno stato di convalida.

Più in dettaglio, al momento del deposito, si pagano le tasse di deposito e di ricerca. Il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità dell'esaminatore sono emessi dopo circa 6-8 mesi dal deposito. Se si decide di proseguire con la procedura, entro circa 24 mesi dal deposito occorre pagare le tasse di designazione per ciascuno Stato di interesse (o un importo massimo forfettario per tutti gli Stati contraenti) e la tassa d'esame. Nel corso dell'esame, l'esaminatore può emettere una o più memorie tecniche, chiamate Lettere Ufficiali, in cui vengono sollevate obiezioni relative alla brevettabilità del trovato oggetto della domanda. E' obbligatorio replicare nel merito a tutte le obiezioni sollevate nelle lettere ufficiali.

Al termine della procedura centralizzata di fronte all'Ufficio Europeo, si arriva alla concessione o al rifiuto della domanda. Se la domanda viene concessa, entro 3 mesi dalla concessione occorre convalidare il brevetto europeo in uno o più paesi di interesse tra i 38 inizialmente designati. La convalida deve essere completata da un agente brevetti iscritto all'albo del relativo paese; il più delle volte è necessario depositare la traduzione nella lingua nazionale del brevetto concesso. Chiaramente lo studio si avvale dell'assistenza di un network consolidato di corrispondenti in tutti i Paesi europei per la convalida e la difesa del brevetto.

In parole semplici, dopo la concessione, frutto della procedura unificata avanti l'ufficio brevetti europeo, il brevetto è trasformato in un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali è sottoposto alla legge del relativo Paese.

I terzi possono presentare opposizione al rilascio del brevetto entro nove mesi dalla data di concessione. Indipendentemente da tale procedura centralizzata di fronte all'Ufficio Europeo, la validità dei brevetti nazionali può essere contestata in qualunque momento singolarmente nei vari Stati in cui si è proceduto alla convalida.

La procedura europea comporta l'enorme vantaggio di poter raggiungere fino a 38 paesi con un unico deposito e una sola procedura d'esame, rimandando al momento della concessione la scelta effettiva dei paesi di interesse e i relativi costi.

In pratica la procedura europea si sviluppa secondo il seguente schema:

Procedura europea (semplificata e con le tasse indicate)

schema brevetto europeo

 

1.2.2.1 Brevetto unitario (comunitario)

Allo stato attuale non esistono brevetti comunitari. Esistono brevetti europei ottenibili con la procedura descritta sopra e ora brevemente riassunta. Quando l'ufficio europeo dei brevetti EPO si pronuncia a favore della concessione, il brevetto deve essere convalidato in uno o più paesi di interesse del Richiedente, tra i 38 stati raggiungibili con la procedura. La convalida del brevetto europeo negli stati di interesse presuppone il deposito della traduzione del brevetto nella lingua nazionale di ciascun paese scelto. Questo incide moltissimo sui costi.

Nel mese di Marzo 2011 il Consiglio Europeo, con l'avvallo del Parlamento Europeo, ha preso una decisone di grande rilevanza per consentire a 25 stati membri
dell'Unione Europea (Italia e Spagna non hanno aderito) di mettere in atto un sistema brevettuale unitario, utilizzando lo schema della "cooperazione rafforzata". I brevetti rilasciati secondo questo nuovo sistema, definibili appunto brevetti unitari, sarebbero automaticamente validi nel territorio dei 25 stati partecipanti.

I 25 Paesi che hanno aderito alla cooperazione forzata sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.

Nelle intenzioni del legislatore il brevetto unitario, insieme con il sistema di gestione delle dispute in materia di brevetti, centralizzato a livello europeo, semplificherebbero le procedure e ridurrebbero i costi attualmente sostenuti dai richiedenti di brevetti. La realtà delle cose è però differente (leggi qui).

Gli stati membri dell'Unione Europea hanno chiesto all'ufficio europeo dei brevetti EPO di farsi carico dell'amministrazione del sistema dei brevetti unitari. Conseguentemente, le procedure di deposito ed esame della domanda di brevetto unitario resterebbero identiche a quelle attualmente in atto presso l'EPO per le domande e i brevetti europei. La differenza tra i due sistemi, unitario ed europeo, risulterebbe solo al termine della procedura dopo la concessione, quando il titolare deve decidere in quale paese ottenere la tutela brevettuale.

Dopo la concessione il titolare del brevetto potrebbe optare per:

- un brevetto europeo tradizionale, con singole convalide in ciascuno stato di interesse tra i 38 raggiungibili con la procedura europea;

- un brevetto unitario, automaticamente valido senza convalide nei 25 paesi che hanno aderito alla cooperazione rafforzata;

- un brevetto ibrido, costituito da un brevetto unitario e in aggiunta convalide nei singoli stati di interesse tra i 13 Paesi che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata oppure non fanno parte dell'Unione Europea.

Al brevetto unitario si unirebbe il sistema centralizzato delle Corti competenti per i contenzioni in materia di brevetti europei e unitari. L'ultima proposta, che ha avuto molti riscontri favorevoli ed è stata infine approvata, assegna la sede principale della Corte a Parigi, e due sedi distaccate a Londra e Monaco di Baviera. Le tre sedi gestirebbero i casi in base al settore tecnologico della disputa. A Monaco verrebbero assegnati i contenziosi relativi a brevetti inerenti la meccanica (classe IPC F), a Londra verrebbero assegnati i contenziosi relativi a brevetti inerenti le necessità umane (classe IPC A) e la chimica (classe IPC C), a Parigi verrebbero assegnati i contenziosi relativi a brevetti inerenti tutti gli altri campi tecnologici.

In pratica la procedura per ottenere un brevetto ibrido unitario ed europeo potrebbe svilupparsi secondo il seguente schema. 

schema brevetto ibrido

 
1.2.3 domanda di brevetto internazionale - PCT (Patent Cooperation Treaty)

Quella internazionale è una procedura (chiamata PCT, Patent Cooperation Treaty) unificata di deposito e ricerca delle domande di brevetto, ma non prevede la concessione. Pertanto non esistono brevetti internazionali concessi, ma solo domande di brevetto internazionali. Chi pubblicizza i propri prodotti utilizzando la dicitura "brevetto internazionale" commette un illecito; al più si può utilizzare la dicitura "domanda di brevetto internazionale depositata".

In generale, salvo alcune eccezioni, la procedura internazionale ha una durata di 30 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto o dalla data di priorità, se rivendicata. La domanda può essere depositata in italiano, ma deve poi essere tradotta in inglese. Al momento del deposito si pagano la tassa di deposito, la tassa di ricerca e la tassa di trasmissione.

Con la domanda di brevetto internazionale si designano temporaneamente, per la sola durata della procedura, poco più di 140 paesi, in pratica tutti i paesi industrializzati del mondo.

Dopo circa 8 mesi l'ufficio brevetti competente emette il rapporto di ricerca, contenente i documenti d'arte nota ritenuti rilevanti dall'esaminatore, e il parere preliminare di quest'ultimo. Opzionalmente è possibile richiedere lo svolgimento di un esame preliminare internazionale della domanda, il cui esito non è vincolante per il proseguo della procedura.

Alla scadenza dei 30 mesi la procedura internazionale ha termine; la domanda di brevetto internazionale cessa di esistere e deve essere trasformata in un fascio di domande di brevetto regionali o nazionali nei singoli paesi di interesse del richiedente. Questa fase è definita dalla normativa "ingresso nelle fasi nazionali/regionali".

In ciascun paese nei quali si decide di proseguire deve essere depositata la traduzione della domanda di brevetto nella lingua nazionale e si pagano le tasse previste dal locale ufficio brevetti. Ciascuna domanda nazionale/regionale originata dalla domanda internazionale subirà poi l'esame di merito da parte del competente ufficio brevetti, secondo la legge del paese di riferimento, ed eventualmente andrà a concessione. Le modalità di svolgimento dell'esame, i tempi e il regime di tassazione variano da paese a paese.

Pertanto la domanda di brevetto proseguirà solo nei paesi scelti dal richiedente tra gli oltre 140 paesi inizialmente designati.

La procedura internazionale è estremamente utile per posticipare al trentesimo mese la scelta dei paesi di effettivo interesse. Questo lasso di tempo può dar modo all'imprenditore di partecipare a più di una fiera di settore, comprendere le tendenze del mercato, stringere accordi commerciali per i territori non direttamente raggiunti, trovare partnership, ecc. Pertanto la scelta dei paesi nei quali proseguire le procedure di brevettazione può essere compiuta in modo consapevole. I professionisti dello studio Biesse hanno maturato una lunga esperienza sulle prosecuzioni delle domande di brevetto nel mondo.

Nel caso più semplice la procedura internazionale si sviluppa secondo il seguente schema.
Procedura PCT (semplificata)

schema brevetto internazionale

 

1.2.4 Brevetto in U.S.A., Giappone, Cina, India, Russia e altre economie importanti

E' in crescita il numero di clienti che si affidano allo studio Biesse per depositare le proprie domande di brevetto nei paesi le cui economie sono in forte crescita: Cina, India, Russia, Brasile, ecc.. Sempre più spesso le nuove economie emergenti sono scelte dagli imprenditori in affiancamento ai tradizionali mercati quali gli U.S.A., il Giappone, l'Europa.

Per venire incontro alle esigenze della prioria clientela, lo studio Biesse ha recentemente stretto accordi di collaborazione continuativa con primari studi di consulenza in proprietà industriale nei paesi emergenti e ha consolidato il network di corrispondenti nelle tradizionali nazioni di interesse.

 

1.3 Tasse di mantenimento in vita

In ciascun paese in cui una domanda è stata depositata, oppure in cui è stato convalidato un brevetto, è necessario pagare una tassa annuale per il mantenimento in vita dello stesso. La tassa annuale, brevemente annualità, serve a mantenere in vita dapprima la domanda di brevetto e poi il brevetto fino al massimo previsto per la sua durata (20 anni dal deposito per i brevetti).

In caso di mancato pagamento la domanda di brevetto o il brevetto perdono efficacia e non possono essere rimessi in vita, ovvero il titolare perde tutti i diritti derivanti dalla brevettazione e la relativa invenzione diviene liberamente riproducibile.

Pertanto quando un titolare non è più interessato a mantenere in vita uno o più brevetti del proprio portafoglio, ad esempio perché le corrispondenti invenzioni sono divenute obsolete, può semplicemente smettere di pagare le annualità dovute per quei brevetti, così da non incorrere in inutili spese.

In molti paesi, tra i quali l'Italia, le annualità si pagano entro l'ultimo giorno del mese in cui cade l'anniversario del deposito della domanda di brevetto.

In particolare, in Italia all'atto del deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale si pagano contestualmente le prime 4 annualità, e pertanto le restanti annualità si pagano a partire dalla quinta; all'atto del deposito di una domanda di brevetto per modello d'utilità si pagano contestualmente le prime 5 annualità, e il primo e unico pagamento dovuto è quello relativo al secondo quinquennio (la durata massima di un modello d'utilità è infatti pari a 10 anni).

Vediamo qualche esempio:

  • esempio 1 - deposito della domanda di brevetto in data 15.06.2001 -> le annualità andranno pagate entro il 31.06 di ogni anno a partire dal 2005;
  • esempio 2 - deposito della domanda di brevetto in data 02.02.2010 -> le annualità andranno pagate entro il 28.02 di ogni anno a partire dal 2014;
  • esempio 3 - deposito del modello d'utilità in data 05.09.2009 -> il secondo quinquennio andrà pagato entro il 30.09 del 2014.

In quasi tutti i paesi il legislatore ha previsto un periodo di tempo, oltre la scadenza dell'annualità, in cui è possibile pagare la stessa con una sovrattassa. In Italia questo periodo è pari a 6 mesi. Quindi riallacciandoci ai due casi precedenti, se non si è provveduto a pagare l'annualità:

  • esempio 1 - entro il 31.06 dell'anno in cui è dovuta l'annualità, è possibile ancora pagare entro il 31.12 dello stesso anno con la sovrattassa;
  • esempio 2 - entro il 28.02 dell'anno in cui è dovuta l'annualità, è possibile ancora pagare entro il 31.08 dello stesso anno con la sovrattassa;
  • esempio 3 - entro il 30.09 del 2014, è possibile ancora pagare entro il 31.03 del 2015 con la sovrattassa.

Come si evince dagli esempi, in Italia il conteggio prevede che i 6 mesi siano calcolati dall'ultimo giorno del mese dell'anniversario di pagamento all'ultimo giorno del sesto mese di proroga.

Attenzione: in altri paesi le regole possono essere diverse.

In tutti i paesi l'importo delle annualità cresce nel tempo. Le ultime annualità sono le più costose. In Italia le prime annualità ammontano a circa 60 - 90 Euro e le ultime ammontano a circa 600-650 Euro. Il legislatore ha presupposto che il titolare che ha interesse a mantenere un valido diritto di esclusiva per molto tempo evidentemente ne trae vantaggi cospicui e pertanto è assoggettato al pagamento di annualità crescenti. Inoltre in questo modo il legislatore tenta di evitare un accumulo indesiderato di diritti di esclusiva derivanti da domande di brevetto o brevetti "dormienti", ovvero non attuati dai relativi titolari.

ATTENZIONE: La verifica del mantenimento in vita di una domanda di brevetto, un brevetto o un modello d'utilità può essere determinante nelle decisioni che riguardano la strategia commerciale di un'azienda.

Ad esempio, se un concorrente smette di pagare le annualità del suo brevetto in un paese, è possibile attivarsi nei limiti consentiti dalla legge per produrre e commercializzare un vostro prodotto, contenente le caratteristiche tecniche dell'invenzione brevettata, in quel paese (e negli altri dove il titolare non ha provveduto a brevettare).

 

2. Ricerche brevettuali

In molte circostanze è opportuno svolgere un'autonoma ricerca d'anteriorità prima del deposito della domanda di brevetto. Ad esempio, è opportuno svolgere tale ricerca quando il settore tecnico al quale l'invenzione si riferisce è affollato di operatori, oppure quando esiste un abbondante cluster di brevetti o domande di brevetto. Ancora, è consigliabile svolgere la ricerca d'anteriorità quando non si è certi di quale sia lo stato dell'arte nel settore tecnico al quale l'invenzione si riferisce o per conoscere i diritti di esclusiva dei concorrenti ed evitare inutili costi di sviluppo di prodotti tutelati da terzi.

Per sapere come si effettua una ricerca brevettuale e che vantaggi offre, visita questa sezione del nostro sito.

 

3. Nullità del brevetto concesso, opposizione e appello in sede europea

Un brevetto concesso può essere annullato in un qualunque momento della sua vita se si dimostra che la sua concessione è stata un errore, circostanza questa che in genere si verifica quando l'ufficio brevetti non poteva conoscere una divulgazione dell'invenzione anteriore alla data di deposito/priorità della domanda di brevetto.

 

3.1 causa di nullità di un brevetto

Tradizionalmente in Italia il convenuto può chiedere al giudice di accertare la validità di una domanda di brevetto, o un brevetto, in via riconvenzionale,
ovvero quando il titolare ha già provveduto ad azionare nei suoi confronti il diritto derivante da tali titoli di proprietà industriale.

Normalmente prima di emettere un giudizio sulla contraffazione il giudice, su richiesta del convenuto, cerca di stabilire se i titoli di proprietà industriale azionati sono effettivamente validi. Nella maggior parte dei casi il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio, brevemente CTU, al quale viene sottoposto un quesito peritale. Nel quesito viene inserita la richiesta di accertamento della validità. Le parti in causa sottopongono al CTU le proprie memorie tecniche ed eventuali documenti o prove a supporto delle rispettive tesi. Analizzate le memorie e le eventuali prove (prototipi, pezzi sequestrati, ecc.) il CTU esprime il proprio giudizio in una memoria, che viene consegnata al giudice. Dopo aver analizzato le carte il giudice decide sul merito, e quindi decide se la domanda di brevetto è concedibile, se il brevetto è valido, in quale misura, oppure se il titolo è nullo, ecc..

 

3.2 opposizione e appello contro un brevetto in sede europea

La procedura europea prevede, per chiunque abbia l'interesse, la possibilità di opporsi alla concessione di un brevetto entro 9 mesi dalla relativa data di concessione. La procedura di opposizione prevede lo scambio di memorie tecniche con l'ufficio brevetti in risposta ai rilievi sollevati dall'ufficio stesso o dalla controparte. L'opposizione può prevedere lo svolgimento di una o più udienze all'ufficio brevetti europeo. Le udienze, generalmente pubbliche, si tengono alla presenza della controparte e della divisione d'opposizione, una giuria composta da almeno 3 esaminatori dell'ufficio brevetti europeo. Le udienze si tengono nella lingua della procedura del brevetto concesso, pertanto non in italiano, ma in inglese, francese o tedesco, a seconda dei casi. Molto spesso è sufficiente una sola udienza, al termine della quale la divisione emette la sentenza; il brevetto può essere mantenuto come concesso precedentemente, oppure mantenuto in forma modificata (più limitato) o respinto del tutto.

Il brevetto dichiarato nullo in sede di opposizione europea perde automaticamente efficacia in tutti i paesi in cui il titolare ha provveduto alla relativa convalida.

La procedura di opposizione costituisce una salvaguardia contro la possibilità che l'ufficio possa concedere erroneamente brevetti. In sede d'opposizione normalmente vengono analizzati quei documenti d'arte nota e le eventuali altre prove che non potevano essere individuate nelle banche dati alle quali gli esaminatori hanno accesso e che consultano in fase d'esame della domanda di brevetto. Ad esempio tra le prove più rilevanti vi sono quelle di una esposizione al pubblico dell'invenzione prima del deposito della domanda di brevetto, ad esempio una esposizione in una fiera di settore; prove di questo tipo sono più facilmente reperibili dall'opponente che dall'esaminatore.

L'opposizione è uno dei momenti più delicati della procedura europea e richiede molta esperienza da parte del mandatario brevetti e un'ottima padronanza delle lingue straniere. Superata la finestra temporale dei 9 mesi dalla concessione senza aver depositato l'opposizione, la nullità del brevetto europeo può essere chiesta solo nei singoli paesi in cui il brevetto è stato convalidato. In altre parole sarà necessario iniziare una causa di nullità in ciascun paese nel quale il brevetto è stato convalidato e nel quale si ha interesse all'annullamento. I costi di questa seconda strada sono ovviamente maggiori rispetto ai costi da sostenere per una sola procedura unificata qual è quella di opposizione descritta sopra.